なぜアイデアを権利化すのか?

主たる目的は、自分(自社)のアイデアを守り、第三者にアイデアを自由に使われないようにするためです。

アイデアを権利化する場合、特許で権利化するか、実用新案で権利化することになり、何れで権利化しても、権限のない第三者が権利を侵害した場合、権利者は、第三者に損害賠償を請求をすることができます。

しかし、特許と実用新案には大きな違いがあります。

特許の場合、審査を受けて権利になるため、侵害者を発見した場合、その侵害者に対して警告や損害賠償を請求することができます。
これに対し、実用新案は、無審査で登録を受けている(権利化)されているため、侵害者を発見しても直ちに警告することはできません。具体的には、実用新案の場合、特許庁に技術評価の請求を行い、登録性の評価を受け、登録性ありという評価をもって警告した後でなければ、権利行使(損害賠償を請求)することができません。

さらに、特許法には、過失の推定規定があり、第三者の実施行為(侵害行為)に過失があったと推定されます。すなわち、民法上、権利者が損害賠償を請求する場合、権利者が侵害者の故意又は過失を証明しなければなりませんが、特許法上に過失の推定規定があるため、権利者は、損害賠償請求する際に、故意又は過失を立証をする必要がありません。なお、侵害者は、故意又は過失がなかっとことを反証することができます。

これに対し、実用新案法には、過失の推定規定がなく、民法の規定通り、権利者が損害賠償を請求する場合、権利者が侵害者の故意又は過失を証明しなければなりません。

この故意又は過失を証明することは非常に困難であり、証明できないことが多いとされています。

そのため、実用新案権を取得し、技術評価も良い結果であったとしても、権利行使をしようとした場合、侵害者の故意又は過失の証明が障壁となる可能性があります。

しかし、技術分野によっては実用新案で権利化されている場合が多く、また、中小メーカーの出願を見ると、実用新案で権利化している企業も少なくありません。

私が現在、販売しているマスク用補助具「Eare」のアイデアについて、特許出願する前に、マスク(衛生用マスク)やマスク用の補助具関連についての先行技術文献や権利を調査したところ、マスクや補助具に関して実用新案で権利化されている企業がかなりの割合で存在しました。今も、継続的に調査をしていますが、やはり同じ傾向が続いています。

当然、これらの企業(メーカー)は、自社のアイデアを保護し、第三者の自由な実施を阻止するために(損害賠償の請求を視野に入れ)権利化されていると思いますが、権利化後の対応において、侵害者を発見して損害賠償を請求しようとした場合に、技術評価の請求だけでなく、過失の立証等に対し、多くの費用や労力が必要になる可能性があります。

実用新案は、小発明(考案)を対象としているとは言うものの、実務上、特許と実用新案とでは、発明(考案)の評価に大きな差がありません。また、権利行使できる状態にするまでに必要な費用をトータル的に見れば、さほど大きな差はありません。

このようなことから、私は特許事務所時代、クライアントには特許での権利化を薦めるようにしていました。
しかし、現実、自願(自社での出願)ではない(代理人としての弁理士がいるにも関わらず)、実用新案での権利化を目指す企業が多いことに疑問を感じています。

小発明=実用新案というイメージが先行していると、企業にとって有効な権利づくりはできません。
せっかく心血を注いで作り出したアイデアや商品を守るためには、企業内において、知財の制度に詳しく、戦略的な思考のできる人材をおくか、そのような人材に既存の人材を育てる(教育する)必要があると思います。
これも、以前に書いたように、専門家と渡り合える人材育成にも繋がります。

大手企業のように数で勝負できない中小メーカーには、このような人材育成やしくみづくりが必要だと常々感じ、支援をさせて頂ければと活動しています。もっぱら営業活動中心ですが…

みなさんは、この現状をどのように思われますか?

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